¿Por qué es tan importante registrar una marca?
Como venimos reseñando en anteriores posts, la razón de ser de cualquier entidad con ánimo de lucro es la de sacar el máximo beneficio de los bienes o servicios que ésta oferte en el mercado.
En ello, juega un papel fundamental la Propiedad Industrial e Intelectual, a partir del cual las sociedades se sirven de instrumentos tales como la marca, que cuenta con una gran transcendencia por conseguir una distinción del resto de bienes o servicios ofertados por empresas del mismo sector, es decir, sus competidores.
A pesar de ello, son numerosas las empresas que caen en el error de no dar la importancia que reviste al registro de sus marcas.
¿Qué dice la Ley sobre el registro de marca en España?
Establece el artículo 2.1 de la Ley de Marcas que el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado.
En relación con él, debemos pararnos a analizar lo expuesto en el artículo 34 de la LM, el cual afirma que el registro de la marca, o al menos el inicio del procedimiento que finalizaría con su inscripción en el registro correspondiente; supone el derecho exclusivo del titular de la marca a impedir que terceros utilicen en el tráfico económico productos idénticos o similares bajo su misma marca, así como otra de características análogas que pudiera suponer la confusión del consumidor.
¿Qué protección ofrece una marca registrada?
Esto supondría la facultad para prohibir a cualquier tercero el uso (sin su consentimiento) en el tráfico económico de cualquier signo que presente la siguiente casuística:
- El signo es idéntico o similar a su marca y se utiliza en productos o servicios idénticos a ella;
- son signos idénticos o similares a su marca que se utilizan en productos o servicios idénticos o similares a la referida y que puedan generar riesgo de confusión;
- se trata de signos idénticos o similares a la marca, independientemente de que los productos y servicios en los que se utilice sean o no idénticos o similares, cuando esta goce de renombre en España y con el uso del signo se esté obteniendo una ventaja desleal del carácter distintivo o produciendo un uso perjudicial para dicho carácter distintivo o renombre.
Es decir, que “tal y como señalan las SSTS de 26 junio 2003 y de 28 de enero de 2004, el derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo, este último consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca en el tráfico económico y sin su consentimiento. En lo que aquí interesa el 34.2 b) recoge el derecho del titular de la marca a impedir la utilización en el tráfico económico de signos que por resultar idénticos o similares a la marca registrada y distinguir productos o servicios idénticos o similares generen riesgo de confusión incluido el riesgo de asociación”. Sentencia Juzgado de lo Mercantil Provincia de Madrid num. 879/2010 22-12-2011
Esto es, que cualquier entidad que haya llevado a cabo el registro de su marca contaría como titular de la misma con el derecho en exclusiva de explotarla en su sentido amplio, teniendo derecho a comercializar productos bajo el uso de la misma.
De igual modo, el propietario podría considerar su uso para contratar con un tercero, a través de figuras como la licencia, la franquicia, la cesión de uso o incluso la cesión de la propia marca en sí.
Todas estas serían ventajas con las que contaría una marca registrada. Sin embargo, y en caso de que no se hubiera optado por el registro de la misma, la sociedad titular de este signo no contaría en principio con derecho alguno frente a terceros.
¿Qué ocurre si no registro mi marca?
En casos donde se produce una ausencia de registro, las inversiones realizadas por las empresas de la marca no registrada pueden resultar infructuosas, pues el competidor podría hacer uso de la marca original para hacerse con su clientela. Es decir, se podría producir una compra por error del producto competidor, disminuyendo las ganancias de la sociedad que no ha optado por el registro, y provocando además un daño en la reputación e imagen de la marca y la empresa (los productos de imitación suelen contar con una calidad inferior a la de los originales).
Sin embargo, cabe hacer mención a un interesante supuesto que se preceptúa en el art 34.7 de la LM y que tiene lugar en entidades extranjeras que cuentan con una marca registrada en otro país y a su vez presenta renombre: limita el poder de prohibición del titular de una marca registrada, incluso en el caso de una marca no registrada «notoriamente conocida», aplicándose las disposiciones del artículo 34 a la marca no registrada. La protección especial para marcas renombradas (aunque no registradas) se basa en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y en concreto, a lo estipulado en el apartado 1:
“Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”
Sin embargo, no puede dejarse de lado la puntualización que se realiza en el ya mencionado 34.7 de la LM, al afirmar que cabrá la posibilidad de ejercer los derechos que ofrece el registro de una marca (sin estarlo), salvo que nos encontremos en el supuesto del apartado 2.c) del mismo precepto legal, el cual hace referencia a “el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.”
Pero, ¿Qué es el renombre? ¿Qué diferencia existe entre una marca renombrada y una notoriamente conocida? ¿Qué consecuencias supone ostentar ese carácter?
A todo esto daremos respuesta en sucesivas entradas.
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