Renombre y Notoriedad Marcaria: Entre el Branding y la Protección Legal
Como ya veníamos señalando en anteriores artículos, son las marcas las que cuentan con un papel crucial en el seno de los signos distintivos que negocios. Aun así, existen algunas que cuentan con una protección jurídica superior a la del resto. Este sería el caso de las marcas renombradas y de las marcas notoriamente conocidas.
¿Qué son las marcas renombradas?
Al hablar de marcas renombradas nos referimos a aquellos signos distintivos que gozan de un alto nivel de reconocimiento y fama entre el público en general, más allá del sector específico de productos o servicios que representa.
En otras palabras, una marca renombrada es aquella que es familiar para una gran parte de la población, incluso para aquellos que no son consumidores habituales de sus productos o servicios. Por ejemplo, una marca de ropa deportiva podría ser considerada renombrada si es ampliamente conocida por personas de diferentes edades y estilos de vida, no solo por aquellos interesados en deportes o moda deportiva, como sería el caso de Nike o Adidas.
Lo más relevante de la situación de renombre, es que las marcas con dicho carácter cuentan con una especial protección jurídica, en contraposición de otras que no se encuentren inmersas en dicha categorización.
¿De dónde procede esta especial protección?
La protección superior con la que cuentan las marcas renombradas es consecuencia directa de su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales, que consiguen gracias a la aceptación y difusión (en mayor escala) de la población.
¿Qué las diferencia de las marcas notoriamente conocidas? ¿Qué dicen los estudiosos de la materia al respecto?
Uno de los mayores temas de polémica dentro del ámbito de la propiedad industrial era, hasta hace poco, la delimitación de los conceptos de notoriedad y renombre en una marca, ya que su interpretación llevaba a la confusión en el momento de entrar a valorar los signos.
Lo expuesto es claramente visible en casos como el recogido en la sentencia del anterior Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas C- 375/97, General Motors Corporation v. Yplon, S. A., de 14 de septiembre de 1999 (caso “GM”). Este supuesto, y tal y como afirma Marco Árcala en sus “Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor”, volvió “a poner de manifiesto la existencia de un grave y complejo problema no resuelto hasta la fecha en el Derecho de marcas, pese a haberse planteado casi desde sus mismos inicios, pese a haber hecho correr ríos de tinta entre la doctrina, y pese a los diversos intentos de solución llevados a cabo tanto en las legislaciones nacionales como en varios Convenios internacionales sobre marcas. Este problema no es otro que el concepto, distinción y tratamiento jurídico que debía ser conferido tanto a la marca notoria como a la marca renombrada, y que ha pasado también al Derecho comunitario de marcas. De esta forma, el TJCE se ha visto obligado a pronunciarse sobre el particular mediante un razonamiento y un fallo final que, al igual que la propia normativa comunitaria en la que se ha basado, no ha resultado enteramente satisfactorio”.
En virtud de lo señalado en dicha sentencia, señala el mismo autor que “conforme a la doctrina mayoritaria y casi unánime, marca notoria sería aquella especialmente conocida entre los sectores interesados en los productos o servicios que distingue, es decir, dentro de un sector de mercado, pero sin ir más allá”.
En la misma línea formulaba González-Bueno en su libro “Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y la Jurisprudencia” su concepto de marca notoria, considerándola como aquella que era “generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos, servicios o actividades que distingue aquella”.
La Ley de Marcas, en su ya derogado artículo 8.2 (como consecuencia directa de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre de Transposición de la Directiva 2015/2436 en materia de Marcas, en adelante, RD de Transposición), definía la marca notoria en los siguientes términos:
“2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial.
La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.”
Es decir, se consideraría como marca notoria a aquel signo distintivo que, en base a su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico goza de verdadero prestigio dentro de un sector determinado del mercado en el que oferta sus productos, servicios y actividades. Los consumidores del sector en que se ofertase el producto, servicio o actividad llevarían a cabo una satisfactoria identificación del producto frente a otros, si bien en sectores diferentes del mencionado, la misma podría ser una total desconocida entre la población.
Por su parte, y siguiendo el concepto de marca notoria que da la ley, consideró Marco Árcala que era “marca renombrada aquella cuyas amplísimas y extraordinarias aceptación y difusión sí que rompen esta última barrera, de forma que la marca de que se trate llega a ser conocida por el público en general, y no sólo entre los medios implicados en el tráfico en relación con unos determinados productos o servicios”.
El RD de Transposición no recoge de manera expresa la definición de lo que supone una marca renombrada, por lo que debemos nuevamente acudir al ya derogado artículo 8.3 de la LM, el cual estipula que:
“Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.”
En su virtud, cabe señalar que las marcas renombradas eran tomadas en consideración como signos distintivos que iban a gozar de grado de reconocimiento superior con respecto a las marcas notorias, y dentro de un ámbito general del mercado. Es decir, que dichas marcas se presentaban como punteras dentro de un sector determinado (siendo típico de las notorias), pero también entre la generalidad de la población, ostentando un alcance más elevado al de la marca notoria.
Haciendo un paréntesis, y teniendo en consideración lo reseñado en anteriores posts en relación con registro, llegamos a la siguiente pregunta: ¿Es necesario haber realizado el registro de la marca para que la misma pueda llegar a ser considerada como notoriamente conocida?
Es importante recalcar que todo lo hasta ahora expuesto en relación con las marcas notorias sería posible independientemente de que se hubiera llevado a cabo su proceso de registro o no.
En concreto, la marca debería de pasar una serie de parámetros, es decir, presentar una serie de factores que permitiera al examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en el caso de nuestro país) estimar si se da esa condición de notoriedad, o por el contrario, no. Algunos de los parámetros estarían relacionados con el prestigio alcanzado por la marca, la valoración que la misma hubiera alcanzado en el mercado, el volumen de ventas de la empresa…
A pesar de todo, debe tenerse en cuenta que la situación de cada marca es diferente y se estará al caso concreto, residiendo la esencia de una marca notoria en su capacidad para que los consumidores, dentro de un sector específico en el que está inmerso el producto o servicio, puedan identificar la marca en su conjunto, incluso cuando esta sea desconocida en otros contextos.
Pero siguiendo la línea de lo que comentábamos, y sin dejar de lado las definiciones que hemos aportado, debemos hacer una pequeña referencia a las diferencias que existían entre ambos tipos de marcas, y en relación con la protección jurídica con que gozaban.
En cuanto a la marca notoria, y siempre y cuando esta se encontrara registrada, iba a contar con una protección con respecto a productos, servicios o actividades que fueran similares a los que comercializaran habitualmente. Esto es lo que se conoce como principio de especialidad. De otro modo, y en caso de que no se hubiera optado por dicho registro, el titular de la empresa contaría (en principio) con la facultad de ejercitar acción de nulidad, así como a oponerse al registro en vía administrativa.
Por su parte, las marcas renombradas contarían con una protección absoluta, de manera que les otorgaba la potestad de impedir a terceras entidades a registrar marcas con distintivos similares, independientemente de que los mismos fueran incluidos en productos, servicios o actividades de un sector u otro, pues era extensiva a cualquier oferta existente, y no se veía limitada por el principio de especialidad.
¿Cuál es la verdadera importancia de las marcas renombradas o notoriamente conocidas?
Si bien ya hemos podido comprobar la distinción entre los diferentes tipos de marcas que encontrábamos en regulaciones anteriores de la materia, lo cierto es que, a partir de la última reforma efectuada a la LM, se eliminan los términos diferenciados de marca notoria y renombrada, unificándose en un sólo concepto jurídico.
A pesar de que como ya hemos mencionado anteriormente no existe como tal un concepto de lo que supondrían estas marcas, es a partir del vigente artículo 8.1. del que podemos interpretarlas. Este se constituye de la siguiente manera:
“No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.”
Por ello, y en referencia a la definición de lo que es marca notoria o renombrada, debemos hacer referencia al aspecto más relevante, y es que, con el artículo expuesto, se constituye una prohibición de registro de marcas para aquellas que, al momento de solicitarlo, afecten de manera directa a la reputación de una marca anterior que sea considerada como renombrada en España, o vayan a beneficiarse de manera desleal de la situación de renombre de la más antigua.
Por ello, uno de los factores más relevantes en el seno de un mercado competitivo, y seguido del registro de las marcas, radica en su capacidad de influir, destacar y mantenerse como referentes indiscutibles frente a cualquier intento de imitación.
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