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Madrid  27 marzo de 2024

A la hora de emprender es muy importante contar con una buena marca identificativa, que previamente debe ser oportunamente registrada oficialmente. Ahora bien, puede darse el caso de que un tercero considere que se vulneran sus derechos como propietario de otra marca registrada similar.

¿cómo debemos actuar ante una oposición a esta marca por parte de un tercero?

La marca es un signo distintivo que permite que los consumidores te identifiquen y te diferencien del resto de competidores. Además, son un instrumento de comercialización.

El registro de nuestra marca no es cuestión baladí pues el hecho de no registrarla puede hacer que cualquier empresa competidora haga uso de una marca idéntica o muy similar para sus productos. Esto no sólo puede generar una confusión en el consumidor, sino que, lo que es más grave aún, puede que otro cree una marca igual y la registre antes, gozando desde entonces de protección y obligándonos a modificar cualquier elemento en donde aparezca la marca, con el perjuicio que ello ocasionará.

Tal como establece el artículo 4 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, podrán constituir marcas todos los signos, especialmente palabras, incluidos los nombres de personas, dibujos, letras, cifras, colores, forma del producto, embalajes o sonidos siempre que sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Ahora bien, la ley establece prohibiciones, siendo una de las más relevantes el que no cabe el registro como marca de los signos que sean idénticos o semejantes a una marca anterior y que, por ser idénticos o semejantes los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público.

Así pues, para determinar la aplicación de esta prohibición es preciso examinar tres requisitos imprescindibles:

1. la identidad o semejanza de los signos.
2. la identidad o similitud de los productos y servicios
3. la existencia de un riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación, en el público consumidor entre la marca posterior y la marca anterior.

El Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto que basta con que no se dé uno de ellos para que no proceda la aplicación de la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada.

De manera breve, exponer que hay tres modalidades de registrar una marca (nacional, comunitaria e internacional) y que las marcas españolas se registran ante la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas). Recibida la solicitud de marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Si como emprendedor consideras importante para tu actividad el registro de una marca, es importante que conozcas que, una vez solicitado el registro de la misma, el titular de otra marca registrada puede, en el plazo de dos meses desde la publicación, formular una oposición por diversos motivos, entre los que podemos destacar como más significativos los siguientes: existir similitud, existir riesgo de confusión, uso previo de la marca o la falta de capacidad distintiva.

Frente a dicha oposición, previa suspensión del expediente de registro, cabe formular alegaciones, tras lo cual la Oficina acordará la concesión o denegación del registro de la marca, resolución que se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y resolución contra la que cabrá recurso, primero, en vía administrativa, y agotada la misma, en vía contencioso administrativa.

Es importante, ante una oposición, interesar que el titular de la marca anterior acredite que su marca ha sido usada efectivamente en el curso de los cinco años anteriores o, en caso contrario, que existen causas que justifiquen su falta de uso. Y es que la falta de tal prueba será causa de desestimación de su oposición.

De la misma manera, y ante una oposición, siempre es importante valorar, previo examen de los argumentos y evidencias del otro titular, y siempre guiados por un abogado experto en la materia, si puede ser beneficioso la negociación de un acuerdo para limitar el uso de la marca que se hace por uno y otro, logrando así una solución amistosa que satisfará el interés de todos los implicados.

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